淺介知識產權與技術出資（二）-- 風險與建議控制之道（四）

3.4  知識產權—「商標」資本化之時，需考慮到「資本營運安全」：

為知識產權資本運營安全計，筆者以為，尤其在商標權資本化之時，公司應對用作出資的知識產權考察它的「可轉讓性」。

所謂“可轉讓性”考察。知識產權出資人可以選擇“知識產權轉讓”或者“知識產權許可使用”任一方式出資。出資方式之不同決定對該知識產權的要求也有所不同。

商標權出資人若以轉讓方式出資，則該商標必須不致於使人（此指「一般社會生活經驗下、不特定大眾」）產生誤認、混淆或者其它不良影響。關於可否以商標「部分轉讓」方式出資值得商榷。《商標法實施條例》第25條第2款規定：「轉讓注冊商標的，商標註冊人對其在同一種或者類似商品上註冊的相同或者近似的商標，應當一併辦理。」。實踐上，眾多公司尤其是名牌企業推行「名牌延伸」策略--- 此意指：一件商標往往註冊使用於多種商品或服務之上。從理論上講，該企業出於生產經營目的考慮是可以將該商標進行部分轉讓出資的。對此，《歐洲共同體商標條例》第17— 19條有「商標權可以全部轉讓，也可以部分轉讓，可以連同企業經營，也可以不連同」的規定。 香港《商標條例》規定，「注冊商標的轉讓或轉移可以是全部商品或服務註冊專用權的轉讓或轉移，也可以是部分商品或服務註冊專用權的轉讓或轉移。受讓人無論是全部還是部分地得到原商標權利，都有權對侵犯了自己享有的那部分注冊商標專用權的行為起訴。」「商標“部分轉讓”出資是否允當」一事，「該用作出資的商標，是否將可能會產生令人誤認、混淆或者其它不良影響」，是一個重要的、難以避免的判斷標準。

3.5 以「知識產權許可使用」出資可能面臨法律問題：

於此必需特別敘明的是，倘出資方以知識產權許可使用方式向公司出資，則其再向第三人轉讓該知識產權就應受到限制。因為，知識產權人以該知識產權實施權出資後，再將該知識產權轉讓於第三人，如此上述的操作下，恐就出現了大問題--知識產權受讓人直接取代知識產權轉讓方成為所投資公司的新股東，則違反《公司法》有關出資人轉讓出資須經其它股東過半數同意，同等條件下其它出資人有優先購買權的規定；若知識產權受讓人不直接取代知識產權轉讓方的股東地位，允許原知識產權人繼續享有股東權利，則與知識產權法的基本原則又顯得相悖--因此，出資方以知識產權許可使用方式出資，則知識產權人不得再與第三人簽定該知識產權的許可使用合同。否則，會令該知識產權資本價值因第三人的使用而處於一種不穩定狀態，這勢必與公司法上的資本維持、資本不變原則相悖。

3.6 「獨立性」考察

最後是「獨立性」考察。知識產權資本之「獨立性」，強調知識產權資本化不得附加任何不合理條件。立法實踐中，知識產權出資人為維護自身利益，常常要附加一些條件，如要求接受知識產權出資的公司保證專利產品或使用特定商標的商品的質量、維護名牌商標的信譽等等。但政策與立法的精神，是禁止依賴其技術優勢而附加不合理條件，禁止非法壟斷技術，妨礙技術進步。

柒、筆者意見--知識產權出資、可能的風險控制（一）

如前所言，出資人以知識產權許可使用方式出資，應當遵循知識產權法和合同法的有關規定。從《公司法》角度考察，知識產權出資可能存在法律障礙。知識產權具有時間性，用作出資的知識產權的有效期可能與接受該出資的公司的經營期不相一致，這時無論是以知識產權轉讓方式還是以知識產權許可使用方式向公司出資，都會與公司法資本維持原則衝突。表現之一是知識產權資本的有效期如果短於公司經營期限，則公司將難能實現其資本維持；表現之二是知識產權的價值具有不穩定性，如商標價值與該商標之使用情況以及使用該商標的商品質量狀況息息相關，專利技術和計算機軟件等的價值與新技術開發運用情況以及市場變化關係密切。一旦知識產權資本價值波動致使其低於出資時的評估價值，則亦令公司不得不採取有關資本維持措施。

對於以上所提的風險或障礙，筆者意見是-- 可能可以通過以下途徑控制或解決：

一、為實現公司資本維持，對知識產權資本有效期短於公司經營期的情形，可通過知識產權出資各方「意思自治」加以規制，可詳如下：

1. 以商標權出資、可能的風險控制：

若采「商標權轉讓方式」出資，則接受出資的公司成為商標權人，公司只要依法辦理該商標續展註冊，則斷無商標有效期短於公司經營期之情形；若采「商標權許可使用方式」出資，則應當在出資合同中約定，商標權出資人有依法辦理該商標續展註冊義務。

2. 以專利技術出資、可能的風險控制：

無論采「轉讓方式」還是采「許可使用」（臺灣用「授權」一詞）方式，若專利有效期短於公司經營期，則應當、可能也僅能由該專利出資人承諾其有後續改進技術成果的反饋義務，並就反饋後續改進技術的具體步驟以及不能反饋後續改進技術時的補救做出明確約定。

3. 以著作權出資、可能的風險控制：

由於著作權保護期較長，所以以著作權向公司出資較少出現知識產權出資有效期短於公司經營期進而與資本維持原則衝突的情形（或可以說較為輕微）。若為事前預防仍出現此種情形，則建議可比照「以專利出資情況下由出資雙方事先約定補救措施」的方式，做為解決之道的參考。

二、關於用以出資的知識產權價值波動、可能的風險控制：

縱令於公司存續期間，知識產權資本之價值波動，

1. 若屬於「股東知識產權出資不實」：

則建議宜嚴格執行《公司法》第28條之規定，「股東不按照規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。」

2. 若屬於「市場因素」所致公司存續期間知識產權資本貶值：

倘如此，筆者則認為，不宜援引上述公司法規定，系因此乃知識產權資本固有風險，應當由「接受股東以此出資之該公司」承擔風險，與出資人無涉。相對地，出資後的知識產權資本在公司經營中發生增值，亦屬￿公司資本積累，應當由公司享有該增值收益，知識產權出資人亦無權主張。 

3. 股東出資不實或不當的「董事連帶責任」：

建議應當善用《公司法》強調股東出資不實或不當的「董事連帶責任」。如此應是較能確保公司資本維持及知識產權出資人資本填補義務的履行，而且會促使公司成立時的董事審慎對待知識產權出資，恪盡職責，防患於未然。

（本文待續）

本系列文章

• 淺介知識產權與技術出資（二）-- 風險與建議控制之道（一）
• 淺介知識產權與技術出資（二）-- 風險與建議控制之道（二）
• 淺介知識產權與技術出資（二）-- 風險與建議控制之道（三）
• 淺介知識產權與技術出資（二）-- 風險與建議控制之道（五）

本文係2018年10、11月，致：瀋陽市律師協會、南京市律師協會。