108年專利法修正簡介（二）

大重點一：放寬發明及新型專利核准後得申請分割的期間

分割案的功能

專利的分割，在申請實務上主要有四個功能。一是實質上為兩個以上創作（註1）的一個申請案，在申請過程中為了克服不符合單一性的審查意見，而將該申請案分割成為一個以上的分割申請案。二是具有兩個以上創作的一個申請案，其兩個創作之間屬於一個廣義創作概念而具有單一性，但在申請過程中，為了克服部分核准、部分不核准的審查意見，而將部分不核准的部份另外分割出來，讓部分核准的部分先取得專利權，同時就不核准的部份繼續進行答辯。三是將說明書和圖式當中已經有記載，但並未在申請專利範圍中請求的創作，在申請中或是核准之後，以分割申請案另案新增申請專利範圍，來完整保護申請時所揭露的創作概念。四則是為了達到專利布局與專利權行使的靈活性，而將不同的請求項群組或範圍，分割成為兩個以上的專利。

本次修正後申請分割案的時間點

本次修法前後得申請分割時間點的不同，整理如以下表一所示。

表一、修法前後發明、新型及設計專利申請分割時間點的差異

就發明專利而言，原專利法（以下同）第34條第2項規定，能夠申請分割的時間點只有兩個，但是修法之後得申請分割的時間點變成三個，一是保留了原先再審查審定前得申請分割的時間點，二則將核准審定書送達後的期限從30日放寬到3個月，三是允許再審查審定後亦得提出分割申請。就新型專利而言，原第107條第2項規定，只能在處分前提出分割申請，而修法之後新增了一個申請分割的時間點，允許在核准處分書送達後3個月申請分割。設計專利分割申請的時間點，本次並未修正，維持原本第130條第2項規定，僅得在再審查審定前提出分割申請的規定。

納入不符核准審定後分割申請案要件的情形作為不予專利的審定及舉發事由

由於本次修正大幅放寬了發明和新型專利核准後申請分割的期間，為了避免重複專利，特地將原施行細則第29條第1項納入第34條第6項作為核准審定後所提分割申請案的要件。此一要件包含兩個部分，一是核准後的分割申請案應自原申請案說明書或圖式所揭露的發明或新型技術內容申請分割，二是核准後的分割申請案應與原申請案核准審定的請求項非屬相同發明。並且進一步將違反上述核准後分割申請案要件規定的情形，分別納入第46條不予專利的審定事由和第71條第1項第1款舉發事由，成為法定的專利要件之一。第71條第3項另規定，前述舉發事由為本質性事項，因此得溯及既往，日後提起舉發案件，應依舉發時的規定，也就是修正後的規定加以判斷之。原本施行細則第29條第2項的內容則納入到第34條第7項中，要求原申請案在核准審定後申請分割時，經核准審定的說明書、申請專利範圍和圖式不得有所變動。

新型專利的部分，對應修正了第119條第1項第1款和同條第3項納入上述核准後分割申請案要件作為舉發事由以及溯及適用的規定。第120條亦對應修正，新增準用第34條第5、6、7款續行審查、核准後分割申請案要件以及核准審定內容不得變動的規定。但是，上述核准後分割申請案的要件，本次修法並未納入第112條形式審查的項目，這代表著核准後分割申請案的要件屬於如新穎性、進步性等實體要件，在舉發階段始予審查。

發明專利核准審定後提出的分割申請案，依照第34條第6款規定，續行核准審定前的審查程序。亦即，若分割申請案於原申請案的核准審定書送達後提出，則該分割申請案續行初審核准審定前的初審審查程序；若分割申請案於原申請案的再審查核准審定書送達後提出，則該分割申請案續行再審核准審定前的再審審查程序。新型專利分割申請案於原申請案的核准處分書送達後提出，則依照第120條準用第34條第6款規定，續行初審核准處分前的形式審查程序。

本次修法在實務上的運用

從分割案的功能來看，這次修法主要是給予申請人更多的時間，在取得專利核准審定之後，檢視已經核准的專利範圍是否還有不足之處，來決定是否要利用分割申請案，提出與原申請案不同的申請專利範圍，以進一步完整保護申請時所提出的創作概念，並且擴大申請專利範圍。若要善加運用這點，對申請人來說，在提出專利申請時，應該要盡可能充實專利說明書的內容，詳實記載各種不同的實施例或實驗例，在專利申請過程中或核准之後，才能有更多評估是否提出分割申請案的空間。

但是，這次修法參考日本特許法的同時，未納入領證後不得分割的限制（註2），也造成公眾利用已公開專利技術的風險。專利說明書所揭露的技術內容，若沒有記載在申請專利範圍中，便是申請人貢獻給社會大眾的技術資料，任何人都可以自由利用這些技術資料做進一步的運用。然而，這次修法將核准審定後提出分割案的時間，從原本的30天延長到3個月，加上分割申請案續行初審或再審程序的審查時間約需3到9個月，扣掉核准審定後最快約1個月完成公告的時間，粗算從原申請案公告後約5到11個月才能得知分割申請案核准公告的申請專利範圍，這段不確定的期間似乎稍長了些。

從專利布局應用的角度來說，專利權人可以運用這段不確定期間製造「專利陷阱」，讓競爭對手誤認為專利權人在公告專利說明書當中的特定技術內容未受專利權保護而採用該技術，涵蓋該項特定技術內容的專利分割申請案核准之後，專利權人便可運用該件專利有效打擊競爭對手。

（本文待續）

註釋

1. 為求精簡，本文使用創作來涵蓋發明、新型和設計三種專利。
2. 本次專利法修正草案與日本特許法的比較，以及對於未納入領證後禁止申請分割案限制的疑問和討論，也可參考：北美智權報，我國專利複審是否也宜允許分割案申請？對照日本之相關規定（上次瀏覽日期：2019/5/21）。

本系列文章

• 108年專利法修正簡介（一）
• 108年專利法修正簡介（三）
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